MỘT SỐ LƯU Ý VỀ GÓP VỐN BẰNG NHÃN HIỆU, SÁNG CHẾ TRONG DOANH NGHIỆP
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, pháp luật nước ta đã ghi nhận nhiều đối tượng mới được sử dụng để góp vốn thành lập doanh nghiệp, không chỉ còn tập trung vào các dạng tài sản hữu hình mà còn mở rộng ra đối với tài sản vô hình, trong đó có quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế công nghiệp. Tuy nhiên, đến nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam chưa có văn bản cụ thể hướng dẫn vấn đề góp vốn bằng nhãn hiệu, sáng chế vào doanh nghiệp nên dẫn đến còn nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Sau đây là một số vấn đề cần lưu ý khi góp vốn bằng nhãn hiệu, sáng chế trong doanh nghiệp:
Thứ nhất, nhãn hiệu, sáng chế được góp vốn phải là tài sản đã được đăng ký quyền sở hữu
Dưới góc độ của Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hay sáng chế được bảo hộ trên cơ sở văn bằng bảo hộ gồm: Bằng độc quyền sáng chế và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu [1]. Tuy nhiên đối với nhãn hiệu, quyền sở hữu nhãn hiệu còn có thể được xác lập thông qua cơ chế tự động khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Hiện nay, cơ chế tự động này chỉ được áp dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các nhãn hiệu nổi tiếng thường là các nhãn hiệu đã tồn tại lâu đời, được sử dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia và được nhiều người biết đến. Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng không cần phải tiến hành đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu của mình và có quyền yêu cầu tòa án hoặc cục sở hữu trí tuệ xem xét và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng trong từng vụ việc cụ thể, ví dụ như khi phát hiện có doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của mình. Đối với các nhãn hiệu thông thường, quyền sở hữu chỉ được xác lập khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu với cục SHTT.
Dưới góc độ của Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ: Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với nhãn hiệu, sáng chế mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật [2].
Như vậy, có thể nói điều kiện tiên quyết để nhãn hiệu, sáng chế trở thành tài sản để góp vốn chính là phải được đăng ký quyền sở hữu (cấp văn bằng bảo hộ) trừ nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận quyền sở hữu công nghiệp dựa vào cơ sở sử dụng.
Thứ hai, về định giá tài sản góp vốn
Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ: Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam [3]. Như vậy, đối với tài sản góp vốn là nhãn hiệu, sáng chế thì phải được định giá và được thể hiện bằng đồng Việt Nam trước khi góp vốn vào doanh nghiệp. Việc định giá này phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
Một là, việc định giá có thể được thực hiện được thực hiện bởi các thành viên, cổ đông sáng lập theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế [4].
Hai là, Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế [5].
Về phương pháp thẩm định giá, các bên có thể tham khảo 03 nhóm phương pháp thẩm định theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC, gồm: (i) Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận chi phí; (ii) Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận thị trường; (iii) Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận thu nhập. Trong đó, nhóm phương pháp tiếp cận thu nhập cần được ưu tiên áp dụng khi định giá nhãn hiệu, sáng chế để góp vốn. Các nhóm phương pháp khác có nhược điểm là không xem xét đến giá trị tương lai của nhãn hiệu, sáng chế hoặc áp dụng tại Việt Nam là không khả thi.
Tóm lại, tất cả thành viên công ty là người định giá tài sản vốn góp hoặc có thể lựa chọn một tổ chức định giá chuyên nghiệp để định giá giá trị của nhãn hiệu, sáng chế được góp vốn. Việc định giá này cần được áp dụng theo nguyên tắc nhất trí giữa các bên nhằm tránh gây ra các tranh chấp không đáng có.
Thứ ba, về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty [6]. Tức là phải là thủ tục thay đổi chủ sở hữu văn bằng bảo hộ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Việc góp vốn này chỉ được coi là thanh toán xong khi các thành viên công ty hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ sang công ty [7].
Lưu ý, đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, nhãn hiệu, sáng chế được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp [8].
Về phía Luật Sở hữu trí tuệ, việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và nhãn hiệu được thực hiện thông Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, sáng chế. Căn cứ vào khoản 2 Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì hợp đồng chuyển giao tài sản trí tuệ đối với sáng chế phải được lập thành văn bản, đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tuy nhiên, đối với nhãn hiệu nổi tiếng là đối tượng được bảo hộ không cần có văn bằng. Do đó, việc giao và nhận tài sản này không tương tự như chuyển giao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thông thường. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật doanh nghiệp 2020 thì đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu như nhãn hiệu nổi tiếng, việc giao nhận tài sản góp vốn phải có xác nhận bằng biên bản. Tuy nhiên, pháp luật không quy định, hướng dẫn thêm về vấn đề này trong khi bản thân nhãn hiệu nổi tiếng là tài sản vô hình, không có hình thái cụ thể dẫn đến việc áp dụng quy định vào thực tế còn nhiều bất cập trong việc giao nhận nhãn hiệu nổi tiếng.
Thứ tư, xử lý khi nhãn hiệu, sáng chế là tài sản góp vốn khi hết hiệu lực
Khác với các loại tài sản hữu hình khác, nhãn hiệu, sáng chế được bảo hộ trên cơ sở văn bằng có thời hạn, cụ thể:
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Chủ sở hữu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm [9]. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, theo quy định hiện hành, Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực [10]. Do vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch khai thác nhãn hiệu phù hợp để tránh bị hủy bỏ văn bằng bảo hộ.
Hiện nay, pháp luật chưa có quy định nào về thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, có thể hiểu, thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng là không xác định thời hạn. Chỉ khi nó không còn là nhãn hiệu nổi tiếng nữa thì nó sẽ không được bảo hộ như một nhãn hiệu nổi tiếng nữa.
Đối với Bằng độc quyền sáng chế, hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế phát sinh kể từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn [11]. Chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực để duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế, mức lệ phí và thủ tục duy trì, gia hạn hiệu lực thực hiện theo quy định của chính phủ [12].
Về phía Luật doanh nghiệp, hiện nay Luật Doanh nghiệp 2020 không có bất cứ quy định nào liên quan đến việc xử lý phần vốn góp là giá trị quyền sở hữu trí tuệ khi hết thời hạn bảo hộ hoặc hết thời hạn góp vốn. Do đó, các bên cần lưu ý khi góp vốn, việc giao kết hợp đồng hay thỏa thuận góp vốn rất quan trọng, cần lường trước các trường hợp hết hiệu lực của văn bằng để ghi nhận thời hạn hết hiệu lực của thỏa thuận góp vốn, xử lý khi văn bằng hết hiệu lực, thành viên góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ rút vốn như thế nào, trường hợp người góp vốn bị mất tư cách thành viên trong công ty thì xử lý tài sản góp vốn như thế nào…..
Về nguyên tắc, trong trường hợp hết thời hạn góp vốn hoặc do các bên thỏa thuận chấm dứt việc góp vốn, mà vẫn chưa hết thời hạn được bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ tương ứng thì bên góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ được nhận lại quyền sở hữu trí tuệ đó. Nếu bên góp vốn không có nhu cầu sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, thì doanh nghiệp nhận góp vốn vẫn có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ này, nếu được sự đồng ý của bên góp vốn. Nếu thời hạn bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ dùng để góp vốn đã hết, thì doanh nghiệp nhận góp vốn vẫn được quyền sử dụng nhưng trong trường hợp này sẽ không được quyền sở hữu, nghĩa là không loại trừ các tổ chức, cá nhân khác cũng sử dụng quyền sở hữu trí tuệ này. Nếu doanh nghiệp nhận góp vốn hoặc bên góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ bị phá sản, thì quyền sở hữu trí tuệ đã góp vốn được xử lý theo quyết định của tòa án nhân dân về việc tuyên bố phá sản. Nếu doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ bị giải thể hoặc bên góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ là tổ chức bị giải thể, thì quyền sở hữu trí tuệ đã góp vốn được xử lý theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Cơ sở pháp lý áp dụng
[1] Khoản 1 Điều 58; khoản 3 Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
[2] Khoản 2 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020;
[3] Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020;
[4] Khoản 2 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020;
[5] Khoản 3 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020;
[6] Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020;
[7] Khoản 3 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020;
[8] Khoản 4 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020;
[9] Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
[10] Khoản 30 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022;
[11] Khoản 2 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
[12] Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
KHUYẾN NGHỊ CỦA LUẬT 3S:
[1] Đây là Bài viết khái quát chung về vấn đề pháp lý mà quý Khách hàng, độc giả của Luật 3S đang quan tâm, không phải ý kiến pháp lý nhằm giải quyết trực tiếp các vấn đề pháp lý của từng Khách hàng. Do đó, bài viết này không xác lập quan hệ Khách hàng – Luật sư, và không hình thành các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với quý Khách hàng.
[2] Nội dung bài viết được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là các quy định pháp luật có hiệu lực ngay tại thời điểm công bố thông tin, đồng thời bài viết có thể sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (nếu có). Tuy nhiên, lưu ý về hiệu lực văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại mà mọi người đọc được bài viết này. Do đó, cần kiểm tra tính hiệu lực của văn bản pháp luật trước khi áp dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý của mình hoặc liên hệ Luật 3S để được tư vấn giải đáp.
[3] Để được Luật sư, chuyên gia tại Luật 3S hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, quý Khách hàng vui lòng liên hệ Luật 3S theo thông tin sau: Hotline: 0363.38.34.38 (Zalo/Viber/Call/SMS) hoặc Email: info.luat3s@gmail.com
[4] Dịch vụ pháp lý tại Luật 3S:
Tư vấn Luật | Dịch vụ pháp lý | Luật sư Riêng | Luật sư Gia đình | Luật sư Doanh nghiệp | Tranh tụng | Thành lập Công ty | Giấy phép kinh doanh | Kế toán Thuế – Kiểm toán | Bảo hiểm | Hợp đồng | Phòng pháp chế, nhân sự thuê ngoài | Đầu tư | Tài chính | Dịch vụ pháp lý khác …
